Foto: John Crittenden/INTA
¿A quién pertenece el color rojo? ¿Si unos zapatos rojos recuerdan a otros, famosos por ser rojos, entonces se trata de una falsificación ante la ley? ¿Los diseñadores son artistas, y si lo son, se les puede impedir legalmente que usen el rojo?
Estas son algunas de las preguntas que han surgido en el litigio que actualmente enfrentan las casas de productos de moda Louboutin e Yves Saint Laurent. El caso fue expuesto en México por abogados representantes de ambas compañías y por una parte neutral.
Así ocurrió durante el Primer Encuentro Internacional de la Asociación Mexicana para la Protección de Propiedad Industrial (AMPPI), celebrado a finales de marzo en la ciudad de México.
¿COMPETENCIA NO JUSTA?
Por un lado Harley Lewin, abogado perteneciente al despacho McCarter & English y defensor de la famosa compañía fabricante de zapatos con suela roja, Louboutin, productor de zapatos femeninos con suela roja laqueada. Está registrada la marca como de calzado femenino de Alta Moda. Al registrarlo, muchos decían que quería adueñarse del color rojo, recordó.
En abril del año pasado representantes de Louboutin vieron que Yves Saint Laurent (YSL) diseñó zapatos monocromáticos y Louboutin tenía una versión monocromática.
Entonces los representantes se reunieron en Francia para hablar sobre ese parecido y evitar que salieran a la venta, pero no se pusieron de acuerdo. El cliente de Harley Lewin quería que YSL dejara de usar el monocromático. Acudieron al Tribunal de Nueva York. Alegaban falsificación de su producto que diluía registro y generaba “competencia no justa”.
Estudiaron en Estados Unidos dos caminos simultáneos que era el de la reunión, luego litigio por meses o años donde uno ganaría batalla, no la guerra. Entonces se fueron a juicio sumario el cual aún está pendiente.
Considera probable que vayan a prevalecer en juicio. “En Estados Unidos si puedes demostrar daños intangibles”.
Para demostrar que YSL afectaba la marca hubo acusación formal y ordenaron orden de causa, recordó el abogado.
Con multipasos, para tomar el caso el despacho debía averiguar si estaba registrada, sí se podía proteger, luego observar producto del demandante, ver si había violación de una parte a otra; y ver la posibilidad de seguir adelante con normas comunes y corrientes.
La marca se puede proteger a través de la presunción de validez, en tal caso la carga de la prueba recae en el demandante para dar validez, dice.
El despacho McCarter & English vio que había posibilidad de éxito. Lo más arduo en estos casos es comprobar la fortaleza de la marca. “Hablas de colores”, apuntó Lewin.
Explicó que un área nueva de derecho es la de las marcas no tradicionales registradas.
En Estados Unidos una marca registrada es cualquier disposición o distintivo para registrar sus bienes, dijo. Las marcas no tradicionales pueden tratarse de registros de los sentidos: oído, audición, sonido; tacto, palpación o toque; vista, visión; gusto, sabor; olfato, olor.
“Estos aspectos pueden ser marcas no registradas”, reiteró.
Un ejemplo es el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer. Otro caso son palabras originales, únicas, es el caso de la que da nombre a una de las mayores petroleras mundiales, Exxon.
Cuando uno empieza a querer registrar algo con visión, u olfato, simplemente, no son distintivos, aclara. Si la no puede mostrar la diferencia, la marca original ante consumidores estará en problemas, afirma.
La marca registrada no tradicional debe tener función en dos sentidos: una funcionalidad real, que con respecto al uso de derecho de Estados Unidos, es para uso del producto. El otorgamiento de la marca registrada a un producto da una ventaja competitiva. Puede ser funcionalidad estética.
“Argumentábamos que el color está definido en el registro”.
Otro elemento era que millones de pares de zapato en Estados Unidos y otros lados eran vendidos y reconocidos así.
Existía cobertura no solicitada de medios. El producto hacía noticia, como es el caso del video Louboutins’s grabado por la cantante Jennifer López sobre zapatos de la marca.
“Lo singular de la marca es que no tuvo que comprar publicidad”, expuso.
Se llevaron siete mil hojas de material ante el tribunal para demostrar cobertura de medios de comunicación. Louboutin ha sido numero 1 en marca reconocida en zapatos en últimos 10 años. La suela está registrada.
Otro elemento fueron las encuestas de posicionamiento de la marca, donde se tomó en cuenta la sofisticación del consumidor, que lo pudiera conocer con base en su poder adquisitivo, y que con ello tuviera menos posibilidad de confusión, pero que se podría pensar que al ver el modelo pensarán que llegaron a acuerdo con YSL.
“No creemos que quería YSL copiar a Louboutin, pero sí que tenía el conocimiento de la suela roja y que había intención de aprovecharse de esa posibilidad”, comentó el abogado.
Luego se enfocaron en la confusión posterior a la venta. Louboutin es identificado cuando se usa por la suela roja. La investigación arrojó que en postventas, cuando alguien ve YSL se pregunta sí será Louboutin, con modelo le pidieron eso, usar YSL y mediante encuesta preguntar por Louboutin.
Así la pregunta en la encuesta fue “¿Quién crees que los fabricó?». Hallaron que 50 por ciento lo identificó como Louboutin. Este porcentaje es mínimo pero crea confusión.
De ese universo que creían que era fabricado por Louboutin, el 96 por ciento identificó la suela roja.
Foto: Diario Jurídico México.
Empero, el tribunal denegó que uno puede proteger color único. Juez acordó que Louboutin creó dispositivo estupendo en suela roja y que se crea confusión con modelo de Ives Saint Laurent.
Pero no puede imaginar que el rojo usado por Manet y Picasso le reclamara uso de color. Entonces consideró que la moda es parecida al arte y permitir a diseñador usar todos los colores.
Entonces decidió no otorgar acusación preliminar y recomendó a contraparte ir a un juicio sumario, porque el color no puede ser marca registrada.
Entonces recurrieron a segundo circuito pero se sabrá hasta junio.
NO HUBO FALSIFICACIÓN
En contraparte, se presentó David Bernstein, representante del despacho Debevoise & Plimpton, firma que defiende en este caso los intereses de Yves Saint Laurent.
“No hablamos de falsificación, se usó (el color en zapatos) por diseño rojo, que tiene antecedentes en la colección de 1979, con un uso del color rojo en zapatos incluyendo suelas”, explicó Bernstein.
Otros diseñadores también las han usado en sus zapatos, como Galliano y Dior.
Explicó que la marca para defender su uso del rojo optó por argumentar descripción de uso justo.
Uno de sus argumentos fue tomado del caso del grupo Aqua y su canción Barbie Girl, cuando la compañía de juguetes Mattel fabricante de Barbie demandó a los músicos por usar el nombre de la popular muñeca, pero el tribunal le dio razón al grupo al preguntarse de qué manera se podía expresar lo que querían, si no era diciéndolo.
Otro caso fue el de Kellog, luego de que Nabisco, que producía un pancito, fue ante la Corte porque era el poseedor de la patente de ese producto, pero que había dicho que cuando acabara patente la haría público y lo hizo. Sin embargo, se opuso a que lo usara la marca de cereales. Pero perdió porque la patente ya era pública.
Otro ejemplo es el de una marca de helados rojos, que demandó a otra por usar el mismo color, pero la bolita de ese color era descriptivo, no se usaba como marca por la otra parte, entonces la justicia no atendió su queja.
Un caso más fue el de un papel sanitario acolchonado, la patente venció y una compañía que era la poseedora demandó a otra que lo usó vencida la patente. La compañía decía que la característica estaba asociada a ellos, pero la justicia al ver que funcionaba mejor el acolchonado le dijo que no podía protegerlo.
En sentido contrario, se usa Aesthetic functionality, explicó.
Una marca se quejó de que otra usaba cubiertos tipo barroco, como ellos. Pero como no ayuda en funcionalidad el modelo barroco, no fue atendido porque entonces habría monopolio barroco.
Un caso de colores funcionales es el de equipo de granja, un verde que es funcional y por ello no se puede proteger para que lo use una sola marca.
En cambio para Dry Cleaning Pressing Pads se registró un color, ya que no era funcional y sí distinguía e identificaba a la marca.
En el caso YSL se tomó en cuenta que es uno de los diseñadores de moda más famosos, es reconocido, fabrica diferentes colores y combina con la temporada.
Ellos también aplicaron encuestas, al igual que Louboutin. Pero en lugar de mostrar la foto de una mujer levantando el pie, caminando como hizo su contraparte, ellos lo hicieron sin el pie levantado y entonces resultó que menos del 5 por ciento pensó que fueran Louboutin.
“Nuestros clientes son artistas, necesitan diseños, a la paleta de colores”, incluyendo al rojo, dijo.
CORTE ERRADA
Como parte neutral del litigio entre ambas marcas de productos de belleza, también participó John Crittenden, del despacho Cooley.
El experto explicó el recurso Amicus Curiae que interpuso para el caso la Internacional Trademark Association (INTA).
Amicus curiae es Amigo de la Corte, alegato presentado por un tercero para apoyar un principio jurídico, aclarar las leyes y ayudar a la Corte.
“Puede ser de gran apoyo y la Corte tiene facultad discrecional de considerar escrito sí o no”, dijo durante su participación.
INTA identificó dos asuntos. La Corte erró en la consideración de cuál era el registro, identificó marca como reivindicación amplia del color rojo, en lugar de cómo en realidad se define en el registro: una suela de color rojo. No reconoció la presunción legal de validez otorgada por el registro.
No debió haber resuelto por si solo que la marca no era válida – el demandado tenía que presentar pruebas para refutar la presunción de validez.
La Corte determinó que el reclamo de Louboutin era como si Picasso hubiera demandado a Manet por uso de color azul.
El registro describe la marca cómo una suela de zapatos laqueados que es rojo. El dibujo de la marca sólo habla de suela roja.
El caso sigue pendiente y se resolverá en junio, mencionaron los abogados de la marca.
Comentarios recientes