Analiza IMPI crear sistema de oposición ante Protocolo de Madrid: Eliseo Montiel, director de marcas del Instituto

Foto: Diario Jurídico México.

El 25 de abril el Senado de la República aprobó el ingreso de México al Protocolo de Madrid.

Sistema vigente desde 1989, que permite que marcas de diferentes países hagan solicitudes de registro en otros países, desde sus propios países de origen, es un sistema que agilizará trámites y dará mayor competitividad a las marcas mexicanas, afirma Eliseo Montiel, Director Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Esto traerá ventajas, explica Montiel.

«Con este sistema de peculiaridades fomentas el registro y cultura de protección de derechos de propiedad intelectual para una empresa«, dice.

Al Protocolo de Madrid están adheridos 86 países.

Aunque la votación de adhesión se hizo en abril, aún no hay fecha de implementación, ya que deben hacerse ajustes normativos, administrativos y técnicos, afirma el funcionario.

Asimismo, México carece de un sistema de oposición, que consiste en que si hay marcas extranjeras que con el protocolo de  Madrid quieren registrarse en México y hay marcas mexicanas similares, éstas puedan oponerse.

Por ello, el IMPI contempla un sistema parecido a uno de oposición, agrega Montiel en entrevista para Diario Jurídico.

¿Qué es el Protocolo de Madrid y como beneficia a las empresas?

El protocolo es aquel instrumento jurídico internacional  a través del cual se crea un sistema que permite un registro internacional de marca al usuario en diferentes organizaciones o países que formen parte de este tratado internacional mediante una solicitud única, directamente desde su propia oficina. Esto quiere decir que existe una simplificación de todo el procedimiento y la tramitación de marcas, ya que al presentar una solicitud en su país, puedes registrar también aquellos países donde también quieras que quede registrada tu marca, en automático. Este sistema es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Son 86 países miembros del Protocolo de Madrid, esto quiere decir que en todos esos países puedes obtener tu marca presentada desde México, registrarla, no puedes presentarla, el registro ya es propio de cada país.

A grandes rasgos el procedimiento del Protocolo de Madrid para el registro de una marca es aquel solicitante presenta en su país, en la oficina de su país una solicitud de registro internacional, siempre debe de tener una solicitud base, previamente registrada o en proceso de registro en su país. La oficina mexicana en este caso tienen dos meses a efecto de enviar esa solicitud a la OMPI y la oficina mundial la enviará a los países que designó esa persona, a efecto de que cada país de acuerdo con sus leyes determine si esa marca de la solicitud es registrable o no. Y cada comunicación se hará llegar a través de la OMPI y de la oficina al solicitante, en caso de que el solicitante haya designado cinco países y los cinco países le hayan otorgado la protección se lo vamos a hacer al solicitante de su conocimiento.

Básicamente sólo es la presentación de la marca a efectos de que la OMPI realice un estudio de examen de forma, que cumpla con el nombre, una clasificación correcta, los datos correctos, que presenten bien la marca, pero el examen de fondo donde se determina si la marca es registrable eso ya es propio de cada país.

¿Para qué les sirve a las empresas?

Es un sistema que simplifica la tramitación de marca, es un primer paso de que tengas la posibilidad de presentar desde tu país una solicitud de marca ante otro país vía la OMPI, tu solicitud de marca. Esto también beneficia porque México es un país que tiene un dinamismo económico muy importante entonces los principales socios comerciales de México son miembros del Protocolo de Madrid. Entonces una marca al ser en muchas ocasiones el bien más intangible de una marca y al ser el nombre el signo distintivo con el cual vas a distinguir un producto o servicio, al tener esta apertura comercial y que estos países que son los principales socios y que están en el protocolo de Madrid, permite que obtengas esa protección de forma rápida simplificada.

¿Si en este proceso se detecta que en uno de esos países ya hay una marca similar, ahí qué ocurre?

Se tiene que sujetar a las reglas  de cada país, porque ese es un principio del protocolo, que cada país hace el examen que determina si la marca es registrable o no bajo su propia autonomía, y también esto es un trato igual tanto para marcas nacionales  que extranjeras. El mismo procedimiento que te mencioné a través del cual una persona mexicana presenta una solicitud de marca internacional, la puede hacer un extranjero, entonces hay un mismo trato. Ahora, qué es lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas, que ante este acceso, una vía más adicional para poder proteger sus registros en el extranjero que es el Protocolo de Madrid, genera el registro y al darle registro de marca favorece un tema de certeza jurídica, que la puedas tener registrada allá, si lo tienes registrado en un país que vas a exportar y lo haces rápido simplificas con Protocolo de Madrid, vas a tener certeza jurídica como empresa mexicana de que lo vas a tener allá registrado. Ahora, qué permite que aquellas grandes empresas en México que registran en México y comercializan, venden, producen y elaboran un producto, servicio en México, también. México a sus pequeñas y medianas empresas, emprendedores, a grupos de fabricantes y comercializadores también a través de esta vía. También México va a poder mandar a las empresas a que registren allá y en determinado momento, si así lo desean se instalen y comercialicen los productos mexicanos allá con una certeza jurídica que genera competitividad. Al mismo tiempo lo que genera es que podemos evitar es la depredación de las marcas, cuando alguna empresa mexicana quiere llegar a algún otro país  y se encuentra con que su marca es registrada, lo puede hacer de una forma rápida y sencilla desde México, vía Protocolo de Madrid, y al contrario va y se registra o presenta o tiene un registro en ese país bajo el Protocolo de Madrid, se está protegiendo porque  hay muchos casos de empresas mexicanas que llegan a otros países y existe una depredación de las marcas, competencia desleal, que ya está registrada.

¿Qué sucede ahí?

Es cuando se encarece y tienes que ir a un juicio a ese país donde quieres registrar si quieres entrar, se hace más caro y tienes que contratar a expertos en la materia. A través del Protocolo de Madrid es una vía opcional, que se encuentra ahí bajo el sistema de Madrid.

¿Ocurre que hay marcas similares y llegan a reclamar, ayudará para reclamar?

Básicamente es la llave para poder acceder al estudio, es la simplificación de este procedimiento, de la comunicación de presentar la solicitud bajo estándares y criterios jurídicos establecidos en el arreglo de Madrid. Eso hace que haya homogeneidad en el registro y protección de las marcas y presentación y lo que protegen las marcas. Cada país tiene la autonomía de determinar si la marca es registrable o no, pero ya existe ese primer acceso vía el sistema de marcas. El sistema de Madrid igual es un sistema que aunque es administrado por la OMPI se tiene como idioma oficial el español, entonces eso es un tema, si en un momento quieres presentar una solicitud a Alemania, Japón, Estados Unidos, tienes que ir con el idioma de allá. Vía Protocolo tú lo registras en español y todas las comunicaciones serán en español. Ya la oficina se va a encargar de mandarlo en los idiomas para los otros países.

No tienes que ir y contratar alguien en Alemania, aquí directamente desde aquí haces y además es un sistema que administra la OMPI, todo lo haces por internet, en el portal de la organización se llenan los datos y se genera el trámite.

¿Qué otra ventaja hay?

La competencia leal, la seguridad jurídica, la tramitación simplificada, haces más rápido el procedimiento para el pago y el estudio de la solicitud, en cuestiones de exámenes de forma bajo criterios homologados. Con este sistema de peculiaridades fomentas el registro y cultura de protección de derechos de propiedad intelectual para una empresa.

¿La oposición que va a ser?

El tema de oposición es aquel procedimiento administrativo a través de terceros ajenos a una solicitud que pueden o pretenden que no se registre una marca porque consideran que hay un impedimento. México no cuenta con un sistema de oposición para el registro de marcas, esto no quiere decir que sin un sistema de oposición el Protocolo de Madrid no es viable, porque este no establece que tiene que tener en su sistema jurídico de oposición. Sin embargo el IMPI está analizando cuestiones jurídicas, técnicas administrativas de impacto a efecto de determinar  y conocer y analizar si es viable y bajo qué términos la posible adopción de un sistema de oposición.

¿Eso pasa si una marca extranjera llega a México y un tercero, un mexicano se opone?

En México puede pasar eso, eso sí puede dar bajo el sistema de oposición, había que determinar bajo qué grados, qué criterios y la causal bajo la cual está se está oponiendo y determinar si es viable.

¿México cuenta con ese sistema?

México no cuenta.

¿Hay un proceso o algo…?

Aun no sabemos.

¿En que parte van….?

Aún no hay un proceso, de oposición no hay nada.

¿El Senado aprobó esto el 25 de abril, qué viene después?

La implementación del Protocolo de Madrid

¿En cuál fase vamos?

La implementación del Protocolo de Madrid todavía tienen que cumplirse ciertas condiciones, una que el instrumento sea depositado por parte del gobierno mexicano ante la Organización Mundial de Propiedad Industrial.

Foto: Diario Jurídico México.

¿Cómo ocurre?

Es un instrumento de depósito, va y se deposita el instrumento del protocolo de Madrid ya aprobado por el Senado, una vez que se deposita entra en vigor en tres meses. Aun no ha sido depositado, para depositarlo  se están realizando acciones al interior del Instituto a efecto de determinar  y realizar reformas, modificaciones a la normatividad que se necesite así como hacer cambios tecnológicos y administrativos para una adecuada implementación del protocolo de Madrid. En pocas palabras, el protocolo de Madrid se tiene que depositar a la OMPI, aún no se tiene una fecha, una vez que se deposite se dará hasta tres meses para que se lleve a cabo y para que sea vigente y se empiecen a recibir solicitudes vía Protocolo de Madrid. Sin embargo para la implementación se tienen que hacer ajustes administrativos, normativos y de sistemas a fin de estar listo para su implementación.

¿Se hará en este sexenio?

Eso aún no se determina, se irá determinando conforme se vayan determinando al interior del instituto las diferentes áreas, jurídicas, administrativas, tecnológicos que en su momento se va hacer de su conocimiento.

¿Qué otros ajustes, tecnológicos, normativos se verán?

Normativos, ver qué se tiene que reformar al interior, ver qué instrumentos normativos nacionales aplicables a la materia se tiene que reformar para que entre el sistema de Madrid y si estamos en este proceso por otra parte cuestiones de sistema para una comunicación con la OMPI de envío y recepción de información y en cuestiones administrativas, cuestiones de operación y procesos.

¿Habrá más gente trabajando en esto?

Es lo que estamos determinando en estos momentos. Estamos haciendo análisis al interior para correcta aplicación.

¿Se ha pensado cómo debe ser la oposición que se requiere para el caso mexicano?

No. El protocolo de Madrid no te establece que debe haber una oposición.

¿Pero se necesitará?

Es lo que estamos analizando. Además estamos analizando a efecto de ver si es viable una oposición y bajo un esquema conveniente para los usuarios, solicitantes, titulares y legítimos propietarios de las marcas.

¿Cuál es el procedimiento de registro?

Presentar una solicitud en la oficina de  origen, luego esa oficina hace una revisión de documentación de los datos, los envía a la OMPI. Esta hace examen de forma, publica en una gaceta, y después lo envía a las partes designada, a los países designados, a fin de que los países designados realicen el examen de fondo y determinen si marca es registrable o no. Y después todas las comunicaciones, ya después que hagan los exámenes y revisiones, las resoluciones y comunicaciones se van a hacer a través de la OMPI la cual va a informar si es registrable o no y los términos. Eso pasa cuando se van de aquí las solicitudes y cuando México es oficina designada, puede que México sea oficina de origen o designada por solicitantes de otros países.

¿Entonces aún falta?

Estamos en proceso de análisis, de crear ajustes, reformas e implementar mejores prácticas  acciones para mejor implementación, que no tengo duda que se va a implementar y bien porque la oficina de propiedad industrial en México y área de marcas es top en el mundo en el trámite y atención de solicitudes de marcas además que cuentan con los elementos necesarios para hacer implementación en plazos correspondientes.

¿Qué le dirías a quienes  dicen que el país no está preparado, que se debió consultar más a organizaciones que agrupan a los de propiedad intelectual?

Se hizo un seminario para Protocolo de Madrid en el cual participaron empresas solicitantes, representantes de las cámaras, de la industria, dependencias, abogados, fue un tema que se discutió y analizó, al final del día la OMPI también señaló que México cuenta con los elementos suficientes para la correcta implementación el Protocolo y aún así la soberanía del Senado de la República autorizó lo aprobó. Estuvieron abiertos los foros y los canales de comunicación en el seminario, es un tema público, que se vinculó a todos los actores a través del Senado que es la soberanía de la nación. Estuvieron las vías adecuadas, ahora que estamos adentro, diría hay que ver hacia adelante para implementar un sistema adecuado para México y para que convenga a empresas, solicitantes, dueños de marcas para que tengan procedimientos con seguridad jurídica, rápidos, ágiles y que al mismo tiempo se prevengan actos de competencia desleal y muchos conceptos que van en contra de la propiedad intelectual. El IMPI está preparado y en cuanto estemos listos y arranquemos será del dominio público. Existen beneficios totales con aprobación del Protocolo, viendo hacia adelante vamos a construir un mejor sistema de propiedad intelectual y en el día a día lo vamos a ir viendo.

¿Jurídicamente, qué se está haciendo?

Se tienen que hacer estos ajustes a legislación nacional de la materia, a efecto de que se establezcan algunos términos y conceptos para una correcta implementación. Estamos en el análisis y el estudio de la modificación. El Protocolo fomenta el comercio nacional e internacional para todos los usuarios del sistema de propiedad intelectual reafirma a las marcas como uno de los principales activos de propiedad intelectual y generadores económicos en el mundo y en un país. El Protocolo de Madrid al ser esta vía optativa y sistema con simplificación de trámites y con esta vía adicional amplia y mejora el marco normativo de la materia para la protección de productos y servicios de una marca. A través de los principales socios de México y 86 países miembros se puede generar esta seguridad jurídica y obtención de marcas, lo cual al haber un intercambio comercial y una opción para seguridad jurídica de marcas, genera competitividad al tener un idioma español que facilita a empresas mexicanas a que puedan presentar. Reduce costos y simplifica trámites. Protege y previene posible competencia desleal.

¿Ganan las grandes y las chicas?

Todos, principalmente los usuarios del sistema de Madrid que serían las pequeñas y medianas empresas, las grandes también pero el Instituto tiene mucha certidumbre porque considera la practica internacional, porque se dice que el protocolo tiene beneficios para el sistema marcario y para el país en cuestiones económicas de protección jurídica.

¿Desde cuando existe?

Existe desde el 27 de junio de 1989, pero ese es el protocolo concerniente.